超15000个商标人为代理的'unaware'、'unfamiliar'、'not fully understand'买单

轰动商标界的“深圳某知识产权机构14000余件美国商标拟被美国专利商标局制裁”的案子作出最终裁定。

#案情始末

在今年的6月初，美国专利商标局（USPTO）向中国深圳一家知识产权代理机构下发陈述理由令（Order To Show Cause），基于其律师不具美国执业资格、代理商标申请时递交虚假材料、代理行为欺骗官方等理由，要求其在6月22日前答复，以“自证清白”，否则将受制裁，其代理的14017件申请中的商标将被删除。该公司负责人于2021年7月6日提交了对展示原因订单的回应。总监已授权商标专员根据35U.S.C.对此事项作出决定，包括实施适当的制裁在仔细考虑答复后，主任认为实施《展示原因令》中提出的制裁是适当的。

最新消息显示，12月10日，USPTO对此事件发出最终裁决：驳回这家深圳公司的申诉，撤销15807件商标申请（即作废商标），删除涉事非法个人、机构的通信信息，永久停用相关个人和机构的商标局账户，并立即生效。此次终裁，由美国专利商标局代理局长Andrew Hirshfeld授权发出。

#事件影响

案子的裁决令在网上已经有详细的说明，Sun闪在这只想说下被涉案的超一万五千多的商标（清单中的商标申请人）的影响，该怎么做才能在这件事中最大可能的减少对其的损失。

根据USPTO的裁决书中的“如果任何申请人、注册人或商标审判和上诉委员会诉讼的一方的诉讼被本命令终止，但能够证明特定诉讼不涉及答辩人提交的意见书，则各方可根据37 C.F.R.§2.146通过向局长提交的请愿书寻求复审。”

原文:“Insofar as any applicant, registrant, or party to a proceeding before the Trademark Trial and Appeal Board has a proceeding terminated by this Order, but can demonstrate that the particular proceedings did not involve submissions made by Respondents, parties may seek review via a Petition to the Director under 37 C.F.R. § 2.146.”

Sun闪将涉案商标分为两部分，申请中和已注册。

A.正在申请中的商标

Sun闪随机检索了下附在清单中的一百多个商标，大概从去年11月中下旬开始，该机构提交的美国商标状况显示“新申请将在提交约6个月后分配给审查员。”（Status:New application will be assigned to an examining attorney approximately 6 months after filing date.）但至今都未分配审核员做实质审查。

Sun闪粗算下存在这样的商标大概有5千左右，目前（网传）这5千左右的商标在Amazon上仍可用申请号（Serial No.）进行备案，但这不代表永久有效，只能说Amazon对商标局的裁决暂未作出反应。

Sun闪的猜想：

1.这部分的商标申请人（如已存在商标异议的）可以通过联系专业的美国律师去处理他们的商标复审---（继续申请）

2. 放弃已支付的商标注册费用，则需重新联系美国律师提交新的商标申请---（重头来过）

B.已经注册成功的

对于已经注册成功的商标人（超9000个），Sun闪的猜想：注册成功后直至现在都没有收到他人无效证明的、无法进一步处理的商标人只能放弃旧商标，重新提交新申请。---（已注册成功的永无翻身之日）

这猜想对于已成功且使用超10年以上的商标人来说，是要付出比"正在申请的商标”损失更高，存在更大的风险性。

Sun闪希望那9千多个商标人能有好的ending，但现实就是如此。接下来希望他们能在这事件中吸取教训，在找代理机构申请新的商标注册时能多个心眼；在提供资料时，确保其真实、可靠性。

#美国商标申请、维护注意事项 

1、代理机构层面
鉴于近年美国官方对于商标审查愈发严格，作为代理机构，建议重点关注如下事项、严密防范风险隐患：

1）严格遵守诚信原则代理机构在自身严格遵守诚信原则的基础上，也应引导申请人重视该原则、避免虚假陈述等招致相应法律风险。

2）信息审核、风险提示对申请人提供的各项信息、使用证据等进行严格审核、确认，使得各项申请信息符合官方要求。如申请人拟指定商品/服务项目过多，需及时提示风险，告知后续使用证据提交义务及相关注意事项，建议申请人结合实际商业需求选取商品/服务项目；注册后提交第5-6年、第9-10年等商标效力维护性使用声明时，若实际使用证据范围有限、证据存在瑕疵等，建议申请人主动删除难以提供真实使用证据的项目，防止虚假陈述导致的商标可能被撤销的后果。

3）规范文件签署程序代理机构应规范文件签署程序，对于必须申请人签字的文件，须严格按照官方要求转达申请人安排签字，切勿因期限紧急而发生代签等不规范的操作。

2、申请人层面 

申请人若有计划在美国进行商标申请，以及商标效力的持续维系，需主要关注如下方面： 

1）选择正规代理

申请人应尽一定程度的审慎注意义务，了解更多美国商标申请相关信息及要求、清醒识别非正规代理，对于市面上所声称的低价代理等保持高度警惕，防止陷入前述代理机构所代理的申请人类似的境地。

申请人如质疑代理的美国商标律师执业资格可通过如下美国官网，核查美国律师执业资格与被下发Order To Show Cause或制裁令（Order for Sanction）等情况，挑选正规代理、抵御风险：

查询律师资格：

https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney#Find%20attorney

查询代理机构是否有不良历史：

https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks

注：市面上的知产代理大部分是通过与美国律师合作方式代为提交的，其代理会出于保护美国律师不被居心不良的人滥用信息以及双方间签订的商业协议，并不会主动告知律师的信息。

2）重视使用

申请人在前期商标布局、注册申请、后续维护、侵权维权等各个环节均需重视商标使用，注意持续留存商标使用证据，防止商标被官方从注册名单中剔除。

3）按需注册

基于实际使用需求选定商品/服务项目，防止类似国内防御性指定商品/服务项目，导致后续难以提交使用证据，进而证据造假、陷入恶性循环。

#结语

该事件波及商标数量多，受牵连权利主体广，违法违规情节严重，已引起社会广泛关注与讨论。此番事件下来，相信不仅对美国专利商标局严格查处违反USPTO法规行为提供立案依据，也对代理机构起一定的警醒和约束作用。

从行业上看，知识产权代理行为的合法性和规范性已是各国知识产权管理部门主抓工作之一。近年来，国内有打击专利非正常申请的蓝天行动，国外有美国专利商标局首单制裁令，整个知识产权行业都在努力自我净化。

对于企业来说，及时了解国际政策动态很有必要。降低知识产权合规管理过程被无辜波及带来的不良影响是重中之重，同时企业要主动了解自己的知识产权供应商，慎重选择代理人团队，合规开展跨境业务。

文中部分内容来源于网络，如有侵权，可联系Sun闪删除。