其答复表达了“对示因命令中的许多断言”的不同意见,但没有提供反驳证据。被告最终承认违反了美国专利商标局规则和网站使用条款,但试图通过质疑行政制裁程序和发布制裁的权力来为违规行为开脱并避免制裁。此外还辩称,不应对其实施制裁,因为被告不熟悉美国专利商标局规则的要求,没有故意违反这些要求,并且正在采取行动纠正提出的问题。如下所述,这些论点没有说服力。
A.不需要听证
被告辩称,这些程序是不适当的,这是基于错误的假设,即 USPTO 制裁被申请人的权力仅限于 35 U.S.C. 第 32 条,这需要有机会在诉讼程序中举行听证会,以暂停或排除代理人、律师或被认可在商标局代表申请人的个人/公司的后续执业,因为无资格、坏名誉、严重不当行为或未能遵守既定的规定。具体而言,其答复声称在 USPTO 在行政法法官面前,在被告合适的时间和地点举行面对面听证会之前,不允许对机构进行制裁,并且制裁必须仅限于在特定时间限制内发现的不当行为。被告把35 U.S.C. 第 32 条用错了地方,原因如下:
首先,根据法规的条款,听证会仅限于暂停或排除从业者在办公室的进一步执业的程序。这不是暂停或排除律师、代理人或被认可代表他人的程序。根据美国专利商标局的代理规则,张女士和Huanyee的任何员工均未被认可在该办公室执业。
第二,35 U.S.C. § 2(b)(2)(A) 赋予该办公室单独的广泛权力,以制定管理该办公室程序进行的法规。国会赋予局长管理该局和商标注册的权力和责任。当前的行政程序涉及解决被申请人在商标事务中的不当提交以及被申请人一再不遵守美国专利商标局规则和网站使用条款的问题,局长有权对被申请人采取适当的行动或制裁。
第三,Show Cause Order 中引用的37 C.F.R. § 11.18(c)对此类行政程序作出规定。该条款规定,可以在“通知和合理的答复后”实施适当的制裁和行动。示因命令中已向被告发出此类通知,其中解释了制裁的理由,并且被告能通过说明不应实施示因命令中提议的制裁来做出回应。被告已提交了一份回应,该回应已被考虑。简而言之,在实施适当制裁之前,无需举行听证会即可提供充分的正当程序。
B. 局长制裁被告的权力已适当授权给商标专员
被告声称局长不能将制裁答辩人的权力下放给商标专员,也不能规定进一步下放该权力。这些论点也毫无依据。
如上所述,这些程序的授权来自 35 U.S.C. § 3(a)-(b) 和 37 C.F.R. 第 11.18(c) 条。局长管理该局和商标注册的固有权力是制裁那些违反 USPTO 规则提交商标申请的人。
此外,根据 35 U.S.C. §3(a)-(b),局长已明确授权商标专员实施 37 C.F.R. 允许的此类制裁或行动。§ 11.18(c) 被认为适用于商标事务,并以其他方式在商标相关事务中行使局长的权力,并且还规定这种权力可以进一步授权专员。参见一般性授权在商标诉讼中发布制裁(2020 年 1 月 14 日)。
规定美国专利商标局权力和职责的法定条款明确规定,授予美国专利商标局或其主任的权力可以“根据局长的决定”进行授权。在没有违背国会意图的情况下,重新授权被推定是允许的。
在此问题上,商标专员将根据其在涉及商标的事务中代表局长行事的授权发布此最终制裁命令。商标审查副专员根据同一授权发布示因命令。
D.不熟悉 USPTO 规则和承诺的纠正措施不能使被告免受制裁
被告没有提供任何论据或证据来反驳示因命令中的制裁。相反,受访者认为制裁是不合理的,因为他们“不熟悉备案要求,在聘请律师之前没有完全理解签名要求”,并正在采取纠正措施。被告进一步辩称,对法律的无知意味着他们的行为不是故意的,因此,他们的“错误”应该是可以纠正的,并且不会受到制裁,尤其是那些会影响商标申请人的制裁。如下所述,这些论点并未提供不应实施制裁的正当理由。
首先,那些参与商标注册过程的人被假定为了解管理规定并行为合规。当事人有责任遵守商标事务的实践规则。申请人若称误解了官方要求,并不会改变商标审判和上诉委员会对欺诈的裁决。
其次,被告声称对法律的无知不能为逃避制裁提供任何辩护或借口。无论法律是成文法还是正式颁布和公布的法规,无知不是辩护的原则都适用。此外,任何选择被告作为其代理的商标申请人应要为其选择的代理的行为负责。
第三,被告的行为不必是因为故意才应受到制裁。不当行为是故意还是疏忽是可用于确定适当行动或制裁的众多可能考虑因素之一。
尽管故意并不是制裁的必要条件,但目前的记录充分支持认定被告故意违反美国专利商标局规则这一事实。被告将自己描述为“在中国国家知识产权局商标局注册”的“专注于国内外知识产权事务的中国知识产权事务所”,“与多家代理机构和律师事务所建立了关系在一百多个国家,自己是一家商标代理机构”,其业务包括商标、专利、版权申请。作为在中国注册的商标代理人,与其他国家的代理机构和律师事务所合作以确保在全球范围内保护客户的知识产权,受访者清楚地知道美国的商标注册流程与中国和任何其他国家一样,是合法的,受法律法规制约。此外,在向美国专利商标局提交了超过 15,000 件商标事项的申请后,被申请人通常会在通过TEAS提交的每张表格上看到条款、条件、声明和警告,以及从美国专利商标局收到的审查文件中适用的法律要求,因此被告应知其参与了受法律法规约束的法律程序。
被告向美国专利商标局提交的大多申请都是通过TEAS提交的新申请。官方要求新申请提供声明,即声称申请中陈述的事实是真实的。申请表以要求申报人确定他或她的身份(即申请人或律师)开始,并以要求确认签署人的声明结束。被告谎报了他们的身份,并将申请的提交人误认定为申请人或律师,事实上两者都不是提交人。然后,被告在声明中不正当地输入了指定签字人的签名,明确声明“虚假陈述等可处以罚款或监禁,并且此类故意的虚假陈述等可能危及申请或提交或由此产生的注册的有效性”。未经指定签署人签署的验证或声明无效,因此注册无效。
被告还经常为申请中指定的申请人提供虚假住所地址,表示实际居住在中国的申请人居住在美国。即使在收到对申请人的住所提出质疑并特别告知答辩人由美国持牌律师代表外国住所的申请人的要求的官方通知后,被告要么提供另一个虚假地址来规避该要求,要么通过在自己准备和提交的文件上输入这些律师的姓名、签名等信息来表明客户由美国执业律师代理。
鉴于这些情况,即使不知道禁止其行为的 USPTO 规则中的确切官文,被告也不能认为他们在 USPTO 之前的行为是适当的或被允许的。被告根本不顾其行为是否被禁止而采取鲁莽的行动,或者,他们进行了协调和主观努力,以规避美国专利商标局的要求来进行美国商标注册。无论是哪一种行为,被告提交的数千份包含虚假事实陈述的商标文件都是故意的,构成欺诈。被告的行为不可通过重新发布或复审得以纠正。